“El derecho de marcas: frontera entre libertad, creatividad e imitación”, por Alex Ballester

        El mundo actual en el que vivimos, es muy cambiante, sobretodo si hablamos de disciplinas como la moda o la tecnología, en el que se evoluciona a pasos agigantados, donde se compite frenéticamente por ser el referente, y se disputan el liderazgo entre holdings como puede ser el caso de LVMH, conglomerado empresarial formado por marcas mundialmente conocidas que abarcan desde bolsos, Louis Vuitton, a equipaje, con Rimowa o a Hublot con relojes, y hasta champán con Moët&Chandon. En el mundo de la tecnología tenemos a Apple como líder del sector, ¿quién no se ha percatado de los parecidos demasiado razonables entre el diseño de los iPhone y auriculares AirPods, con los dispositivos que presenta por ejemplo, Xiaomi?

        Numerosas disputas entre Apple y los gigantes del sector donde a criterio del que escribe estas líneas, hay un aprovechamiento directo del prestigio de la marca que ostenta un notorio savoir faire en sus respectivos campos, tras mucha inversión en investigación y desarrollo y un gran esfuerzo para conseguir que el cliente final, asocie tu producto a unos estándares muy altos de calidad y diseño, consecuentemente elevando estas mercantiles hacia el éxito, influyendo directamente en el rédito económico de estas empresas

        Todo lo anterior implica que emerjan varias cuestiones que colisionan en lo jurídico y que son objeto de litigio prácticamente a diario, las cuáles, paulatinamente procedo a analizar, no sin antes resaltar que debido a la extensión e interrelación de materias, es imposible desgranar minuciosamente, todas las variables y factores implicados, con la ayuda de ejemplos para ilustrar así los diferentes supuestos de hecho, que son y han sido objeto de múltiples demandas.

        En primer lugar veamos el concepto de evocación y su relación con los signos distintivos;
La evocación consiste en que el consumidor y usuario atribuya automáticamente las características determinadas inherentes a un producto que procede de una determinada marca. Mientras que los signos distintivos como bien indica su nombre nos permiten diferenciar esta marca del resto porque reúne unas propiedades tanto gráficas como de utilidad, que la asocian directamente. El marco normativo objeto se encuentra en la Ley de marcas y LPI.

Por su parte la Propiedad Industrial es un concepto que abarca:

A. Creaciones industriales:
– De fondo: invenciones, Ley de Patentes, patentes y modelos de utilidad.
– De forma: diseño, Ley de Protección jurídica del Diseño.

B. Signos distintivos:
– Ley de Marcas, marcas y renombres comerciales.
– Los rótulos de establecimiento ya no están regulados por la LM sino por la LCD.

LA PROTECCIÓN POR LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL

        Los diseños industriales se ven también protegidos en algún caso por la LPI, esto es, por el derecho de autor. La propiedad intelectual de una obra artística corresponde al autor por el solo hecho de su creación (art. 1 LPI), incluye cualquier diseño que sea original, sin que sea obstáculo para la protección el hecho de que se refiera a productos u objetos con una utilidad.

        El elemento fundamental para que la obra quede protegida por el derecho de autor consiste en que sea una obra “original”. Esa originalidad debe entenderse en el sentido de que la obra haya sido creada por su autor, sin copiarla y con caracteres que la individualicen. Hay que insistir en que no todo diseño industrial está protegido simultáneamente por el derecho de autor: solo aquél original y especialmente creativo.

        Esta protección no necesita de ningún registro para su efectividad, corresponde al autor por el solo hecho de su creación, lo que pasa es que el hecho de la creación hay que probarlo, y a tales efectos puede ser útil la inscripción en el Registro general de Propiedad Intelectual.

El caso Longchamp SAS VS Groupon, el pronunciamiento de la AP de Madrid en el año 2017 (SAP 15/09/17)

        Esta desvirtuó casi por completo la decisión del Juzgado de lo Mercantil al entender que la comercialización de los bolsos en la web de Groupon infringía los derechos de autor sobre el modelo LE PLIAGE y la marca con notoriedad pública como LONGCHAMP.

        Se hace especial pronunciamiento al denominado Derecho de la Moda o Fashion Law -como la protección vía derechos de autor de las creaciones de este ámbito- en este caso del modelo LE PLIAGE de Longchamp- la posible infracción de una marca notoria cuando su uso se hace en la publicidad acompañado de menciones “estilo”, “tipo”, “imitación”; el principio de complementariedad relativa entre las normas de los derechos de exclusiva y la ley de competencia desleal y la responsabilidad de un prestador de servicios de la sociedad de la información en relación con estas posibles infracciones.

        En la sentencia se trata la cuestión del derecho de autor, el bolso original es una obra, por lo que merece la protección de la propiedad intelectual y que ha sido objeto de ilícita reproducción y distribución, por lo que sí que se incurre en imitación.

• Groupon y Saraswati: ambos están implicados en el caso y tienen responsabilidad activa en la campaña publicitaria, por lo que se entiende que hay abuso de la reputación ajena.

        Declarando que con la explotación comercial en España del modelo de bolso cuya muestra se ha aportado en la demanda, las demandadas Saraswati y Groupon han infringido los derechos de propiedad intelectual sobre el modelo 1623, del cual la mercantil Longchamp es titular.

MARCA NOTORIA 34.5 LM

        Las partes demandadas incurren en infracción y en la vulgarización de la reputación de la marca.

        Declaran que las demandadas han infringido la Marca Internacional “Longchamp”, titularidad de Jean Cassegrain al publicitar los bolsos objeto de litigio, haciendo uso del signo distintivo “Longchamp”. El artículo 11 de la LM no da protección a cualquier prestación o innovación que sea imitada sino a aquellas que conformen una creación material, es decir, que introduzcan una mejora en la necesidad del consumidor, por tanto, quedarían excluidas del ámbito de aplicación de este artículo todas aquellas imitaciones de creaciones formales las cuales estarán amparadas por la ley de Marcas y por los artículos 6 y 12 LCD.

        En el primer apartado del art. 11 LCD versan aquellos casos de imitación en los que la intención del imitador es crear confusión en los consumidores que puede llevar a equívoco respecto de la procedencia de la prestación asociándolo a otro empresario o grupo empresarial. Siempre y cuando un derecho de exclusiva no ampare al producto imitado, será la LCD quien otorgará la protección jurídica a esta creación, mientras que en art. 11.2 se tipifica el primer tipo de aprovechamiento, consistente en usar en beneficio propio la buena fama y reputación obtenida en el mercado por la prestación de un competidor. La jurisprudencia exige la concurrencia de determinados requisitos que hacen que la actuación llevada a cabo por el imitador tenga connotaciones y se deban considerar como desleales atentando al principio de la buena fe.

        Gran cantidad de empresas de la competencia hacen uso del plazo de caducidad de 20 años de la patente, para así copiar al producto original , situación similar a lo que ocurre con las bambas converse de marca blanca, o las gafas de pasta de terceros que imitan a las icónicas RAY-BAN Wayfarer, por citar algunos ejemplos.

        Personalmente considero que, si el consumidor se encuentra con un exponencial salto de calidad y materiales, que justifique su precio, conviene según criterio personal disfrutar del producto original ya que a su vez, va asociada una experiencia implícita al producto, desde el momento que lo adquirimos, a la cual renunciaremos obteniendo el producto de imitación.

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